浅谈关于实用新型的非保护客体的审查意见答复

张倩 超凡知识产权服务股份有限公司

引言：

《专利法》第二条指出：

法2.1、本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

法2.2、发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

法2.3、实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

法2.4、外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

由法2.3可知，该条款规定了实用新型专利的保护客体，对“方法改进提出的新的技术方案”不属于实用新型的保护客体，由于实用新型对专利申请的创造性要求比较低，且不存在实质审查阶段，而在接收到的各类实用新型审查意见通知书中，不属于实用新型保护客体问题占据了相当的比例。接下来，笔者拟结合实务中处理过的一些案例，针对这种类型的审查意见的答复方式进行探讨。

关于专利法和专利审查指南的规定

专利法第2条第3款的规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。

现行的2010版《专利审查指南》的规定：“实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的改进技术方案……权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包括方法的步骤、工艺条件等……如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，例如，含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体”。

关于实用新型保护客体的审查意见，主要就集中在涉及软件程序的申请，即“包含对方法本身提出的改进”，且多为“含有对计算机程序进行限定的技术特征”，下面结合将具体案例进行分析。

审查意见分析

这一类型审查意见的核心内容为：某条权利要求所要求保护的方案中包括“某技术特征”，解决本申请所要解决的技术问题及实现上述方案需依靠于计算机软件程序或协议，即其是基于软件编程形成的虚拟功能模块、软件单元，其实质是计算机软件程序或协议的应用，而计算机软件程序或协议是一种方法特征，有的甚至直接指出方案实际为一种控制方法，因此，该条权利要求中涉及对方法本身提出的改进，不属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

通过上述表述可以看出，审查员的思路基本为：结合说明书和本领域公知常识判断每个功能模块是否需要利用计算机程序或协议实现其功能，如果是就认为该权利要求所要求保护的方案包含对方法本身提出的改进，即判定不属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

审通的答复思路：论证申请中涉及软件程序的技术特征，其功能的实现属于现有技术，方案的实质是对硬件部分的组成以及连接关系进行的改进，而并不涉及对软件程序本身进行的改进。

案例分析及处理

下面结合案例做简单说明，进而在以后的专利实务中减少或避免相关问题的出现。

案例一：

1、关于申请文件说明：某申请人申请了一份关于“肉制品质量监控系统”的实用新型专利，权利要求内记载了该监控系统包括：中央服务器、宰前检疫装置、屠宰装置、排酸装置、分割包装装置、运输装置和冷库冷藏装置；以及各装置的具体功能，其所要解决的技术问题是“现有的质量安全监控系统功能单一，质量安全监控系统不够完善且连贯性差，数据追踪不及时，没有形成一个完整系统的数据链，无法实现快速高效地对食品质量安全进行监管，不利于后续异常追溯工作的开展”，说明书的有益效果记载了“通过对宰前检疫、屠宰、排酸、分割包装、运输以及冷库冷藏各个工序全过程的信息实时上报至中央服务器并进行监控，从而实现快速高效地对食品质量安全进行监管，更有利于后续异常追溯工作的开展”。

2、关于审查意见说明：审查员在审查意见通知书中指出“权利要求1中所述的“中央服务器”明显包括对计算机软件程序的改进，属于对方法的改进，而不是主要通过针对硬件进行改进的方式实现，不是针对产品形状、构造或者其结合提出的技术方案，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体”。

3、关于答复文件说明：该案在答复审查意见时，对权利要求1进行了修改，增加了“各装置均与中央服务器以无线通讯的方式连接”的技术特征，并进行了详细的陈述，具体为：

（1）本申请提出的技术问题为：现有的质量安全监控系统功能单一，质量安全监控系统不够完善且连贯性差，数据追踪不及时，没有形成一个完整系统的数据链，无法实现快速高效地对食品质量安全进行监管，不利于后续异常追溯工作的开展；

（2）本申请给出的技术方案为：宰前检疫装置、屠宰装置、排酸装置、分割包装装置、运输装置和冷库冷藏装置均与中央服务器以无线通讯的方式连接，通过对宰前检疫、屠宰、排酸、分割包装、运输以及冷库冷藏各个工序全过程的信息实时上报至中央服务器并进行监控，从养殖、加工、仓储、销售再到消费者的全过程信息追踪；

（3）本申请达到的有益效果为：使得质量安全监控系统更加完善且连贯，提高数据追踪的及时性，形成一个完整系统的数据链，实现快速高效地对食品质量安全进行监管，更有利于后续异常追溯工作的开展。

由此可见，通过宰前检疫装置、屠宰装置、排酸装置、分割包装装置、运输装置和冷库冷藏装置均与中央服务器以无线通讯的方式连接，实时采集相应的数据并将采集到的数据上报至中央服务器的技术特征，即可解决相关技术中质量安全监控系统功能单一，质量安全监控系统不够完善且连贯性差，数据追踪不及时，没有形成一个完整系统的数据链，无法实现快速高效地对食品质量安全进行监管，不利于后续异常追溯工作的开展的技术问题，而异常追溯工作的开展是后续相关人员的工作，只要各个装置将数据传输到中央服务器，中央服务器将数据进行保存，相关人员直接从中央服务器调取相关数据即可，并未涉及中央服务器对数据进行分析处理的过程。

本申请权利要求1主要发明点在于，通过对宰前检疫、屠宰、排酸、分割包装、运输以及冷库冷藏各个工序全过程的信息实时上报至中央服务器并进行监控，从养殖、加工、仓储、销售再到消费者的全过程信息追踪，即权利要求1限定的保护范围是：宰前检疫装置、屠宰装置、排酸装置、分割包装装置、运输装置和冷库冷藏装置均与中央服务器以无线通讯的方式连接，实时采集相应的数据并将采集到的数据上报至中央服务器，中央服务器仅仅是用来接收并保存各个工序上报的相关数据，并未限定中央服务器对接收到的各个工序的相关数据的信息处理过程，而后续异常追溯工作的开展不在本申请权利要求1的保护范围内。

综上所述，在本申请权利要求1中待屠宰个体依次经过宰前检疫装置、屠宰装置、排酸装置、分割包装装置、运输装置和冷库冷藏装置，各个装置采集相应的数据，待屠宰个体经过各个装置的先后顺序限定了系统的整体架构属于结构性的技术特征；各个装置均与中央服务器以无线通讯的方式连接，并将各个装置采集到的数据传输至中央服务器，各个装置均与中央服务器以无线通讯的方式连接限定了各个装置与中央服务器的连接关系属于结构性技术特征。

因而，申请人认为在本申请权利要求1中限定保护范围为：肉制品质量监控系统的整体架构，待屠宰个体经过各个装置的先后顺序；宰前检疫装置、屠宰装置、排酸装置、分割包装装置、运输装置和冷库冷藏装置均与中央服务器间以无线通讯方式连接的连接关系；宰前检疫装置、屠宰装置、排酸装置、分割包装装置、运输装置和冷库冷藏装置采集各种数据并将采集到的数据上报至中央服务器的技术特征，并未涉及针对计算机软件程序的改进，而是针对产品形状、构造或者其结合提出的技术方案，因而，属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

这样的答复思路经过实践是被审查员所认可的，最终均能够获得授权。

总结与启示

通过以上分析，我们梳理了现行相关法条的规定和解释，审查员关于不属于新型保护客体的判定方式，以及针对性的答复思路。此外，这些分析对于新申请的撰写也能够起到指导作用，即面对涉及软件程序的方案时，在权利要求书部分，强调硬件部分的组成以及连接关系，尽量规避对方法特征的限定，在说明书部分准确确定技术问题，并解释可能涉及到的计算机程序或协议为现有技术，无需改进，以应对实用新型审查部的收紧保护客体审查，和保证授权后权利的稳定性。

另外，答复审查意见过程中最好与审查员电话沟通一下，这样可能对授权有一定帮助。

以上仅为个人经验，难免有不妥之处，还请读者批评指正。

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