【友学问】关于缺少必要技术特征问题的实务分析

1

专利法实施细则和专利审查指南对“必要技术特征”的相关规定

《专利法实施细则（2010）》第22条2款中规定：

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

《专利审查指南（2020）》第二部分第二章第3.1.2节对必要技术特征进行了如下解释：

必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

同时，专利审查指南中给出了判断必要技术特征的方法，即，判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。

02

实务中的案例分析

涉案专利公开了一种用户设备并具体地涉及网络辅助信息在媒体流会话中辅助用户设备的技术。具体地，独立权利要求1记载如下：

一种用户设备，该用户设备包括：

无线接口，所述无线接口用于在媒体流会话中与无线接入网进行通信；

所述用户设备能够操作以经由所述无线接口接收用于执行所述媒体流会话的网络辅助信息。

所述用户设备能够操作以：

根据在所述媒体流会话期间监视的特性来生成媒体流会话相关信息，以及通过所述无线接口将所述媒体流会话相关信息发送到无线接入网以便存储。

在第一次审查意见通知书中，审查员指出独立权利要求1缺少解决其技术问题的必要技术特征，不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定。

具体地，审查员认为：从本申请说明书的文字记载可知，本申请要解决的技术问题是：视频流会话中在用户设备处执行的回放过程中的长时间延迟会导致失望，就许多用户的技术期望而言，并不令人满意。

为了解决上述技术问题，本申请提出了具有这种配置的用户设备在操作中将媒体流会话相关信息发送到节点以便存储;媒体流传输网络辅助节点可操作以将从用户设备接收的视频流会话相关信息处理成本地和/或全局视频流相关信息；基于先前收集的视频流会话相关信息，本地视频流相关信息可以定义哪种缓冲策略对于位于相应小区中的用户设备而言将是合适的或者甚至是最佳的。

也就是说，根据本申请说明书的记载，媒体流传输网络辅助节点接收媒体流会话相关信息之后，根据该信息进一步执行特定的操作，才能解决本发明的技术问题。权利要求1仅仅记载了“将所述媒体流会话相关信息发送到无线接入网以便存储”，但未记载媒体流传输网络辅助节点根据媒体流会话相关信息所执行的操作，从而无法解决本发明的技术问题。所以，本申请说明书所记载的上述内容是本发明解决其技术问题必不可少的技术特征。

针对审查员指出的上述缺少必要技术特征的问题，申请人从技术方案整体入手进行了争辩。具体地，申请人引用了专利审查指南中有关确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题的规定。

在《专利审查指南（2020）》第二部分第四章3.2.1.1节的标题(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题下的第二段和第三段记载了：

“审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。

作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”。

鉴于专利审查指南的上述规定，申请人认为允许在最接近的现有技术的基础上重新提出目标技术问题。然而，本次审查意见通知书中没有引用最接近的现有技术。

此外，申请人还指出本申请的原始说明书至少记载了“用于视频流传输的传统网络辅助具有各种不足。为了例示，网络辅助基于由无线接入网（RAN）节点确定的特性。可以基于此信息提供的网络辅助可以具有在用户设备中辅助设置用于视频流会话的参数的有限值”以及“本领域中持续需要辅助用户设备设置用于媒体流会话的参数的装置、系统和方法。特别需要可以向用户设备提供不仅基于无线接入网中执行的测量的辅助的装置、系统和方法”。

因此，原始说明书也公开了如何在媒体流会话中向用户设备提供精确且适当的辅助。然而，权利要求1所要求保护的技术方案既利用了从媒体流传输网络辅助节点接收的网络辅助信息，又利用了用户设备基于所述媒体流会话中的缓冲期间的缓冲水平的时间相关变化生成的媒体流会话相关信息。在此基础上，权利要求1所要求保护的技术方案显然可以解决这种技术问题，同时并不缺少必要技术特征。

最终，审查员接受了申请人的上述争辩，并同意权利要求1已包含解决本申请的技术问题所需的所有必要技术特征。

03

总结

根据《专利审查指南（2020）》第二部分第八章6.1.2节所列出的驳回种类可知，独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征属于专利审查中的驳回和无效宣告的法定理由。但是在审查实践中，审查员对该条的把握也表现出比较强的主观性。尽管《审查指南》要求审查员在判断一项独立权利要求是否缺少必要技术特征时应当考虑整个说明书，并根据所要解决的技术问题尽量做出相对客观的认定，但在实践中，审查员仍然难以准确把握。

在确定权利要求是否缺少必要技术特征时，应当分析该权利要求记载的技术特征的整体是否能够解决说明书中所指出的技术问题并达到预期的技术效果，特别要分析权利要求是否记载了对现有技术作出创造性贡献的区别技术特征。如果独立权利要求缺少某个或某些技术特征就不能解决说明书中指出的最主要的技术问题，则应当修改独立权利要求，以克服上述缺陷。如果独立权利要求中记载了对现有技术作出创造性贡献的技术特征，审查员指出的未写入的技术特征只是为了解决说明书中提及的次要技术问题，则可以不修改权利要求。

另外，根据上述案例的启示，在针对缺少必要技术特征问题进行争辩时，也可以发散思维，基于审查员引用的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题，重新确定的技术问题可能不同于说明书中所描述的技术问题。结合所确定的技术问题再来看独立权利要求中的必要技术特征，可能就会产生不一样的判断。

编辑：北京三友

转载注明出处